（广州知识产权律师网）
知识产权域外申请法律风险 在知识产权的域外申请过程中，面临的主要法律风险包括域外法律限制、申请时机选择不当、申请程序适用不当等方面的法律风险，能否获得有关国家的保护及保护本身的局限性也是需要考虑的风险。所以，必须对技术使用国的法律环境进行深入了解，以便采取最为合适和灵活的保护手段或措施。具体分析如下： 1、域外法律限制的法律风险 各国有关知识产权的立法有所不同，这需要高新技术企业仔细研究欲取得知识产权保护的国家知识产权立法和参加的国际条约情况，尤其需要熟悉WTO中知识产权相关协议及有关国际公约和相关国家法律规定。 以商标申请注册原则为例，有的国家实行申请在先，有的国家实行注册在先原则。使用原则是指对某项商标的独占使用权归属于该商标的首先使用者，而注册原则以申请注册在先作为确定商标权归属的依据，只有注册商标才受到商标权保护。目前，包括中国在内的绝大多数国家及地区的商标立法都规定了商标权经由注册取得这一原则。 另外，一些国家的实践表明，商标保护上的注册原则与使用原则可以共存于一个国家的法律制度之中。正是由于各国商标取得原则的这些不同特点，商标在不同国家被抢注成为可能。例如：A 国商标取得采用的是使用原则，而 B 国为注册原则，A 国商标权人很可能没有注册意识，则可能导致 A 国的商标在 B 国被抢注。即使 C 国与 B 国都采用注册原则，C 国企业若缺乏商标保护意识，同样可能导致其商标在 B 国被抢注，而且不同国家知识产权保护的范围和程度也有所区别。 因此，如何充分利用相关国家的法律规定并符合实际保护需要，应经过法律适用评估和审核程序，这样可以有效降低相应法律风险。 2 、域外知识产权申请布局中的法律风险 在了解相关国家的法律限制后，企业需要确立域外知识产权申请布局，即域外申请的具体策略，不同国家保护的侧重点也是不同的。以域外专利申请布局为例，专利申请布局应考虑的重要问题是申请国家与专利的关系，如在专利产品生产国家应当以保护专利技术的实施权为主，在专利产品销售市场国家应当保护专利产品的市场商计，所以专利申请技术则应以产品应用为主等。因这种申请布局导致的法律风险直接影响企业专利无法得到期望的法律保护，属于严重的法律风险。 3、国际申请延迟的法律风险 即使明确了在域外获得知识产权保护的必要性，但申请时机的选择也是十分必要的，否则，同样可能被他人抢注。 现实的情况是，大多数的中国企业国际大市场的观念差，知识产权保护意识薄弱，忽略了对自己精心经营的品牌的保护，给他人以可乘之机。以商标的域外抢注为例，这些一直默默耕耘、辛勤培育着自己品牌的中国企业，从没有想到过在国外市场中会有人觊觎自己的商标，当他们终于鼓起勇气“走出去”的时候，却惊讶地发现，自己辛辛苦苦创立起来的品牌已经另有所属。中国内地知名商标抢注清单己触目惊心：“大宝”在美国、英国、荷兰、比利时被抢注；“红星”二锅头在欧盟、瑞典、爱尔兰、新西兰、英国被抢注；“大白兔”商标在日本、菲律宾、印度尼西亚、美国、英国被抢注；天津麻花商标“桂发祥十八街”、北京酱菜老字号品牌“六必居”在加拿大被抢注；百年老字号“同仁堂”、河南著名白酒品牌“杜康”在日本被抢注、在中国被列为“国宝级”保护的“一得阁”墨汁等在日本被抢注；此外，还有“安踏”、“六神”、“雕牌”、“小护士”等品牌在香港被抢注。因此，企业在品牌树立的初期，就应该重视知识产权在域外的保护问题，否则将十分被动，而且应该具有国际化的意识，从发展国际贸易的角度重视知识产权在其中的保护问题。 4、申请程序适用不当的法律风险 关于申请的步骤或程序，由于各国缔结了大量相关国际条约，使得申请人域外知识产权申请程序更为简便，商标、专利、著作权等都可以适用国际申请的程序，这样就避免了逐一去国外申请的麻烦，但必须注意的是，相关国家必须是有关国际条约的共同缔约国，并对国际申请条款未提出保留。 （1）申请专利国际注册程序中的法律风险 我们需要明确可以适用哪些专利国际条约和专利国际申请的具体程序。 ① 高新技术企业可通过《巴黎公约》申请外国专利 通过《巴黎公约》申请的好处是，可充分利用其规定的“优先权原则”。申请人在某一成员国提出申请后，可在六个月（外观设计）或12个月（发明和实用新型）的时间就是否申请外国专利作出决定。一旦申请人决定申请外国专利，即可在上述期限内提出申请并要求优先权。 ② 高新技术企业可通过《专利合作公约》申请外国专利 通过《专利合作公约》申请的好处是： 首先申请程序独特并且是灵活的，一份申请，以一种语言（中文），向一个受理局（中国专利局）提出，进入各国家阶段以前，可代替多份外国申请； 其次是以最小的花费，向外国提出申请的决定可以推迟到优先权日起30个月内； 再次，在进入国家阶段之前，可以对发明的经济价值及获得专利的可能性进行评估；有更多的时间准备高质量的译文供国家阶段使用；可以更好的筹划国家阶段费用等。 ③ 申请国外专利的程序要求 首先，申请人应首先向中国专利局提出专利申请，然后才能向国外申请专利，同时应通过国务院有关行业主管部门的审查。 其次，通过专利合作公约申请要经过国内和国际两个阶段。国际阶段要对专利进行形式审查、国际检索和初步审查等阶段。 （2）申请商标国际注册程序中的法律风险 随着资本和商品、服务市场日益全球化，国际之间的商标冲突也日益纷杂。商标的所有人只有在将自己的标记或商标纳入法律规定的保护范围内，才能真正维护自己的权利。 我国是《马德里议定书》的缔约国，取得马德里国际注册的优势概括说来就是经济、省时、简便等。 ① 经济：申请人只需缴纳统一规费。国际注册费大大低于分别向每个国家申请注册的费用。 ② 省时：如果手续齐备并按规定缴纳费用的，一般3—4个月即可取得注册证。 ③ 简便、申请条件宽松：规定申请人可以以其向原属国商标主管部门递交的注册申请为依据，向商标局提出国际注册申请。这一仅要求基础申请的规定不仅为注册申请人争取了申请商标国际注册的时间，避免因为国内注册过程中发生任何问题而影响国际注册的进程，而且使得申请人可以享受《巴黎公约》规定的6个月的优先权，有助于申请人的商品早日在国际市场上获得知识产权方面的保护。 ④《马德里议定书》使得商标专用权的确立更加合理。规定某一商标自商标国际注册之日起5年期满前，如果该商标在原属国内因某种原因被撤销，其国际注册也将被撤销。 ⑤ 申请程序要求： 应当在国家商标局办理国际注册申请，并可以主张优先权，可以指定一个或多个类别的商品或服务。 ⑥ 确定合适的注册种类策略 这是指在国际注册中也应把握和运用商标在国际注册中的分类注册、防御性注册和联合注册等策略。例如，统一集团为其所生产的方便面、茶饮料、食用油等产品都注册了“统一”商标，成为防御性商标注册的典范。但是，对于产品比较单一的企业，注册了防御商标后，如果三年内没有使用，将被撤销，会花费不必要的注册资金，因而应根据本企业的实际情况进行选择。再例如：“娃哈哈”集团注册了“哈娃娃”等许多与“娃哈哈”比较相近的商标作为联合商标。这种联合商标注册的目的不是为了使用，而是为了保护主商标，防止别人注册近似商标，避免使主商标被弱化，当然联合商标如果不使用，同样会被撤销。此外，还可以在同一个商品上同时注册使用几个不同的商标，例如：微软的操作系统就同时使用了Windows、Microsoft以及飘动的视窗图案等几个商标。 此外，域名、计算机软件、数据库、集成电路等知识产权均可以考虑获得有关国家的专门保护，特别是对于知识产权种类复杂的高新技术企业来说，知识产权的国际保护手段应成为其整体知识产权保护的组成部分之一，对于国际贸易而言，此举更具重要法律意义。
